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Gibt es eine internationale Erschöpfung von (i) Patenten; (ii) Marken; und (iii) anderen gewerblichen Schutzrechten? Mit anderen Worten, kann ein Inhaber von gewerblichen Schutzrechten gewerbliche Schutzrechte gegen Paralleleinfuhren aus einem anderen Land benützen, wenn die eingeführten Produkte in jenem Land vom Inhaber des gewerblichen Rechts oder mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht worden sind?

Die Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte tritt ein, wenn ein von diesen gewerblichen Schutzrechten erfaßtes Produkt vom Inhaber der gewerblichen Schutzrechte oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wird. Aufgrund des nationalen Umfangs gewerblicher Schutzrechte ist allgemein anerkannt, daß sich die daraus ergebenden Rechte mit dem ersten Inverkehrbringen des Schutzgegenstands im Inland erschöpfen, so daß weitere Verwertungshandlungen nicht mehr vom Schutzrecht erfaßt werden. Dieser für alle gewerblichen Schutzrechte anerkannte Grundsatz der nationalen Erschöpfung beruht darauf, daß es nicht Aufgabe der Immaterialgüterrechte sein kann, dem Rechtsinhaber die Kontrolle des Vertriebsweges der von ihm veräußerten Waren zu ermöglichen (Benkard, Patentgesetz, § 9 Rdz. 17; Busse, Patentgesetz, § 9 Rdz. 142, 147; Busse/Starck, Warenzeichenrecht, § 15 Rdz. 19).

Unabhängig von der nationalrechtlichen Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte wird unter dem Stichwort "internationale Erschöpfung" die Frage diskutiert, ob sich ein gewerbliches Schutzrecht dadurch erschöpfen soll, daß ein geschütztes Produkt mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers irgendwo außerhalb des Einfuhrlandes in Verkehr gebracht worden ist. Im Falle einer internationalen Erschöpfung wären Parallelimporte aus einem anderen Land zulässig, wenn die eingeführten Produkte in jenem Land vom Inhaber des gewerblichen Schutzrechts oder mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht worden sind.

Im Geltungsbereich des deutschen Immaterialgüterrechts werden über die nationale Erschöpfung hinaus nur EU- bzw. EWR-weite Erschöpfungstatbestände anerkannt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gibt es derzeit keine internationale Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten.

Das deutsche Recht kennt nach h.M. in Rechtsprechung und Literatur keine weltweite Erschöpfung von Patenten (BGH GRUR 1968, 129 ff., 130 - Voran; GRUR 1975, 598, 600 - Stapelvorrichtung; BGH GRUR 1976, 579 ff., 582 - Tylosin; BGH Urteil vom 14.12.1999, GRUR 2000, 635, 637 - Karate). Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung führt das Inverkehrbringen patentgeschützter Ware nur in dem Staat zur Erschöpfung des Patentrechts, in dem das Inverkehrbringen erfolgt ist. Abgesehen von der nachfolgend erörterten besonderen rechtlichen Situation in der EG und im EWR kann eine patentgeschützte Sache nicht in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden, ohne daß dadurch das deutsche Patent genutzt wird, selbst wenn sie vom Inhaber mehrerer paralleler Patente im Ausland in den Verkehr gebracht wird oder wenn das Inverkehrbringen im Ausland mit Zustimmung des Patentinhabers durch einen Dritten erfolgt ist. Das deutsche Patent ist demnach nur dann erschöpft, wenn die geschützte Ware vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung oder durch ein konzernverbundenes Unternehmen in Deutschland in Verkehr gebracht worden ist.

In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde der Grundsatz von der gemeinschaftsweiten Erschöpfung des Patentrechts entwickelt. Der EuGH hatte dabei die durch Art. 30 EGV-geschützte Ausübung gewerblicher Schutzrechte mit den Erfordernissen des freien Warenverkehrs nach Art. 28 ff EGV in Einklang zu bringen. Nach der für alle gewerblichen Schutzrechte gleichermaßen geltenden Lehre vom spezifischen Gegenstand gewerblichen Eigentums sind nach der Rechtsprechung des EuGH Beschränkungen der innergemeinschaftlichen Warenverkehrsfreiheit nur zulässig, soweit sie notwendig sind, um das jeweilige Ausschließlichkeitsrecht in seiner Substanz zu erhalten (Gaster, Die Erschöpfungsproblematik aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts, GRUR Int. 2000 571, 574 m.w.N). Der Grundsatz des freien Warenverkehrs gebietet es nach der Rechtsprechung des EuGH, innerhalb der Gemeinschaft den Schutzumfang der Rechte des gewerblichen Eigentums einzuschränken und dem Patentinhaber das Recht zu versagen, die Einfuhr von patentierten Produkten zu verbieten, welche von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedsstaat der Gemeinschaft in Verkehr gesetzt worden sind. Nach der gefestigten Rechtsprechung des EuGH sind demnach Parallelimporte innerhalb der EG immer zulässig, wenn der Patentinhaber oder sein Lizenznehmer das importierte Produkt irgendwo in der EG in Verkehr gebracht haben (EuGH SLG 1974, 1147 - Centrapharm v. Sterling Drug; EuGH SLG 1981, 2063 - Merck v Stephar; EuGH SLG 1985, 2281; Pharmon v Hoechst; EuGH SLG 1996, 6285 - Beecham v Europharm). Für den europäischen Wirtschaftsraum gelten dieselben Grundsätze wie innerhalb der EG (Art. 65 Abs. 2 EWR-Abkommen; Protokoll 28 über geistiges Eigentum zum EWR-Abkommen). Das deutsche Patent ist demnach auch dann erschöpft, wenn der patentgeschützte Gegenstand vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung oder durch ein konzernverbundenes Unternehmen innerhalb der EG bzw. in einem EWR - Staat erstmals in den Verkehr gebracht worden ist.

Die frühere Rechtsprechung deutscher Gerichte hat auf dem Gebiet des Markenrechts eine internationale Erschöpfung nach dem erstmals rechtmäßigen Inverkehrbringen einer gekennzeichneten Ware angenommen. Das neue Markenrecht geht demgegenüber von einer nationalen bzw. regionalen Erschöpfung aus (Fezer, Markenrecht, §. 24 Rdz. 7a, 13 ff.). In § 24 MarkenG sind als Erschöpfungsterritorium das Inland und die Gebiete der übrigen Mitgliedsstaaten der EU und des EWR genannt. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers muß der deutsche Richter wegen der zwingenden gesetzlichen Regelung von der früheren Rechtsprechung einer weltweiten Erschöpfung Abschied nehmen Der BGH hat dies bestätigt (BGH GRUR 1996, 271 - Gefärbte Jeans; LG Düsseldorf, WRP 1995, 979). Diese Schlußfolgerung ist allerdings in der Literatur umstritten (vgl. Gaster, Die Erschöpfungsproblematik aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts, GRUR Int. 2000, 571; Litten, "Inverkehrbringen und Erschöpfung" im neuen Markenrecht, WRP 1997, 678; Joeller, Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht, GRUR Int. 1998, 751; Kunz - Hallstein, Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen Rechtsschutz, GRUR 1978, 268 m.w.N.). Die Befürworter einer weltweiten Erschöpfung der Marke berufen sich in erster Linie auf den Kennzeichencharakter der Marke. Ihre Funktion sei es, die Ware nach ihrer Herkunft vom Markeninhaber zu kennzeichnen und dem Abnehmer die Identität des Warenursprungs zu gewährleisten (Beier, GRUR Int. 89,614; ders. GRUR Int. 1996, 1, 8). Demgegenüber berufen sich die Befürworter einer regionalen Erschöpfungsregelung auf die zunehmende Funktion der Marke als Instrument des Investitionsschutzes. Die Herkunftsfunktion sei neben der Qualitäts- und Werbefunktion nicht mehr der maßgebliche Bedeutungsinhalt der Marke. Im Vordergrund stehe die Aufgabe, Waren oder Dienstleistungen zu individualisieren.

Die übrigen gewerblichen Schutzrechte sind nach deutschem und europäischen Recht nur dann erschöpft, wenn die geschützte Ware vom Schutzrechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung oder durch ein konzernverbundenes Unternehmen in Deutschland bzw. in einem EWR-Staat in den Verkehr gebracht worden ist. Eine weltweite Erschöpfung von Leistungsschutzrechten ist de lega lata nicht vorgesehen. Die territoriale Reichweite der Erschöpfung sonstiger

Leistungsschutzrechte ist bislang lediglich im Urheberrecht (§ 17 Abs. 2, 69c Nr. 3 UrhG) und im Sortenschutzrecht (§ 10b SortenschutzG) ausdrücklich geregelt.

Über die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes für die verschiedenen Immaterialgüterrechte wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Mangels entgegenstehender völkerrechtlicher Vereinbarungen ist von der grundsätzlichen Regelungsbefugnis der Staaten im Bereich des gewerblichen Rechtschutzes auszugehen. Weder dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), das als Anhang 1 C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) zum 1.1.1995 in Kraft getreten ist, noch der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883 (PVÜ) kann eine verbindliche Entscheidung für oder gegen die internationale Erschöpfung entnommen werden (BGH-Urteil vom 14.12.1999, GRUR Int. 2000 635, 637 - Karate). Art. 6 TRIPS wird ganz überwiegend so verstanden, daß Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums weiterhin der nationalen Regelungsbefugnis der einzelnen Vertragsstaaten überlassen bleibt (Heath, GRUR Int. 1996, 1169, 1180; Kunz - Hallstein, GRUR 1998, 268, 269; Joller, GUR Int. 1998, 751, 758; Pacon, GRUR Int. 1995, 875, 878). Nach anderer Ansicht soll allein der Grundsatz der nationalen Erschöpfung mit Art. 6 i.V. mit Art. 27 Abs. 1 und 28 Abs. 1 TRIPS vereinbar sein (Straus, GRUR Int. 1996, 179, 193 f.). Für die zuletzt genannte Ansicht spricht, daß Art. 28 TRIPS das Importrecht zu den ausschließlichen Befugnissen des Patentinhabers zählt.

Auch bei Art. 4 bis 1 und 2 PVÜ ist umstritten, ob die Vertragsstaaten gehalten sind, Parallelimporte zu verbieten, oder diese Frage der Regelungskompetenz der einzelnen Vertragsstaaten überlassen bleibt (Beier, GRUR Int. 1996, 1; Kunz - Hallstein, GRUR 1998, 268, 271). Nach zutreffender und überwiegender Auffassung ist davon auszugehen, daß völkerrechtliche Verpflichtungen zur Übernahme des

Grundsatzes internationaler Erschöpfung nicht existieren, so daß sich die Gesetzgeber sowohl für als auch gegen eine internationale Erschöpfung entscheiden können, wie dies im neuen europäischen Patent- und Markenrecht geschehen ist.

Die patent- und markenrechtlichen Vorschriften der Gemeinschaft sehen eine gemeinschaftsweite Erschöpfung des Gemeinschaftspatents, der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Markenrechte vor. Zugleich erlaubt es das Gemeinschaftsrecht, Parallelimporte, die von außerhalb der Gemeinschaft und des Europäischen Wirtschaftsraumes stammen, von der Einfuhr auszuschließen.

Seitens der Befürworter einer internationalen Erschöpfung wird geltend gemacht, daß es der Gemeinschaft an einer ausdrücklichen Regelungskompetenz fehle (weitere Nachweise bei Gaster, GRUR Int. 2000, 571, 577). Desweiteren wurde geltend gemacht, daß der Grundsatz der Gemeinschaftserschöpfung lediglich eine Mindestregelung darstelle, so daß eine nationale Rechtsprechung zur weltweiten Erschöpfung nicht überlagert werde (weitere Nachweise bei Gaster, GRUR Int. 2000, 571, 578). Demgegenüber sind nach überwiegender Meinung in Rechtsprechung und Literatur die Mitgliedsstaaten der EG nicht mehr befugt, eine weltweite Erschöpfung vorzusehen. Nach Auffassung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist den Mitgliedsstaaten eine einseitige Einführung der internationalen Erschöpfung verwehrt (gemeinsame Antwort von Herrn Vanni d'Archirafi vom 26.04.1994 auf die schriftlichen Anfragen E-3482/93, E-3483/93 und E-3484/93 betreffend internationale Schutzrechtserschöpfung, GRUR Int. 1995, 205).

Im Geltungsbereich des deutschen Patentrechts werden nach höchstrichterlicher Rechtsprechung über die nationale Erschöpfung hinaus nur EU/EWR-weite Erschöpfungstatbestände anerkannt. Keine der bisherigen Änderungen des Patentgesetzes hat einen Wechsel von der nationalen bzw. EU/EWR-weiten Erschöpfung hin zur internationalen Erschöpfung zum Gegenstand gehabt. Die jüngeren Entscheidungen aus Japan (Urteil des japanischen OGH, GRUR Int. 1998, 168, 169 f. - Kraftfahrzeugfelgen III; OG Tokio, GRUR Int 1995, 417 - Kraftfahrzeugfelgen II) und der Schweiz (HG Zürich, GRUR Int. 1999, 555 f.; Kodak) geben nach Auffassung des BGH (Urteil vom 14. Dez. 1999 - Karate) keinen Anlaß, von dem Grundsatz der EU - bzw. EWR-weiten Erschöpfung abzuweichen. Abgesehen davon, daß die Bundesrepublik Deutschland keinem völkerrechtlichen Vertrag beigetreten sei, der die Vertragsstaaten zur Übernahme des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung verpflichte, spreche auch der Wechsel von der internationalen zur EU-weiten Erschöpfung im Markenrecht dagegen, im deutschen Patentrecht den Grundsatz der internationalen Erschöpfung zur Geltung zu bringen. Der BGH betont insoweit den Gedanken des Gleichlaufs der Erschöpfung für gewerbliche Schutzrechte

Im Bereich des Markenrechts hat insbesondere der Dissenz zwischen der Silhouette - Entscheidung des EuGH (SLG 1998, I - 4799) und der Maglite - Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs (GRUR Int. 1998, 309) eine rechtspolitischen Debatte über die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht de lege lata sowie de lege ferrenda ausgelöst.

Der EuGH hat in der Silhouette - Entscheidung (GRUR Int. 1998, 695) in Auslegung des Art. 7 Abs. 7 MarkenRL die EU - weite und EWR - weite Erschöpfung des Markenrechts für die nationalen Markenrechtsordungen der Mitgliedsstaaten für rechtsverbindlich erklärt. Nach dieser Entscheidung sind nationale Rechtsvorschriften, die die Erschöpfung des Rechts aus einer Marke für Waren vorsehen, die vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung unter dieser Marke außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind, nicht mit Art. 7 Abs. 1 MarkenRL in der Fassung des EWR-Abkommens vereinbar. Demgegenüber favorisiert der EFTA-Gerichtshof in seiner Maglite - Entscheidung die Auffassung, daß einschlägige sekundäre Gemeinschaftsrecht habe die Frage der weltweiten Erschöpfung offen gelassen, so daß nach wie vor eine Wahlfreiheit der Mitgliedsstaaten bestehe (vgl. oben 1.a) (ii)).

Nach überwiegender Meinung in Rechtsprechung und Literatur sind die Mitgliedsstaaten der EG nicht mehr befugt, eine weltweite Erschöpfung vorzusehen. Nach der Rechtsprechung des EuGH (Silhouette - Entscheidung vom 15.07.1998) ist § 24 MarkenG i.V. mit Art. 7 Markenrechts - Richtlinie sowie Art. 13 GemeinschaftsmarkenVO richtlinienkonform auszulegen, so daß die ursprünglich weltweite Erschöpfung nunmehr durch die lediglich EG - weite bzw. EWR - weite Erschöpfung ersetzt worden sei. Abgesehen von dem Gleichlauf der Erschöpfungsregelung für gewerbliche Schutzrechte berücksichtigt die lediglich gemeinschaftsweite markenrechtliche Erschöpfungsregelung die gegenüber der Herkunftsfunktion in den Vordergrund tretenden Werbefunktion (goodwill - branding) der Marke als Instrument des Investitionsschutzes. Vor diesem Hintergrund bestehe ein von der Rechtsprechung des EuGH gebilligter Zwang zur regionalen Erschöpfung.

2(a)

Können vertragliche Einschränkungen, die vom Inhaber von gewerblichen Schutzrechten auferlegt worden sind, verwendet werden, um die Wirkung einer internationalen Erschöpfung zu begrenzen?

(b)

Welche Auswirkung hat ein Bruch einer vertraglichen Einschränkung durch einen Käufer - liegt eine Erschöpfung vor?

Im Geltungsbereich deutschen Immaterialgüterrechts findet nach h.M. eine internationale Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte nicht statt. Der Inhaber eines deutschen Schutzrechtes kann daher den Parallelimport nach Deutschland auch dann beschränken, wenn die geschützte Ware zunächst in ein Land außerhalb der EG bzw. des EWR mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurde. Einer vertraglichen Einschränkung bezüglich des Imports nach Deutschland bedarf es dafür nicht. Die Einfuhr oder der Reimport bedürfen daher der Zustimmung des Patentinhabers, auch wenn dem Empfänger kein Exportverbot auferlegt worden ist (BGH GRUR 1976, 579 - Tylosin).

Eine andere Frage ist, ob vertragliche Einschränkungen des Vertriebs, beispielsweise regional begrenzte Herstellungs- und Vertriebslizenzen, die Wirkung einer gemeinschaftsrechlichen Erschöpfung begrenzen bzw. auszuschließen.

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH kann der Schutzrechtsinhaber bestimmen, ob und wo die geschützte Ware erstmals in Verkehr gebracht wird (Sack, WRP 1999, 592, 604 m.w.N.). Erzeugnisse, die durch den Schutzrechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung durch Dritte in der EG oder im EWR in Verkehr gebracht werden, sind gemeinfrei.

Demnach ist der Export eine Verletzung ausländischer Schutzrechte, wenn der Inhaber der betreffenden inländischen und ausländischen Schutzrechte bei einer Herstellungs- und Kennzeichnungslizenz dem Lizenznehmer nur das Inverkehrbringen im Inland erlaubt hat. Darüber hinaus würde ein Lizenznehmer, dem nur das Inverkehrbringen im Inland erlaubt ist, mit dem Export auch das lizensierte inländische Schutzrecht verletzen, da der Export auch eine relevante inländische Benutzung des inländischen Schutzrechts ist. Da es bei Überschreitung der vom Schutzrechtsinhaber eingeräumten Berechtigung zum Erstvertrieb nicht zu einer Erschöpfung der Schutzrecht kommt, könnte ein entsprechendes Exportverbot auch vertraglich vereinbart werden, ohne gegen den Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit zu verstoßen.

Der weitere Vertrieb der mit Zustimmung der Berechtigten in Verkehr gebrachten Waren verletzt weder inländische noch sonstige nationale Schutzrechte des betreffenden Schutzrechtsinhabers in der EG bzw. im EWR. Vertragliche Beschränkungen des Abnehmers hinsichtlich des weiteren Gebrauchs oder der Veräußerung des geschützten Erzeugnisses haben nach ständiger Rechtsprechung keine patentrechtliche bzw. kennzeichenrechtliche, sondern ausschließlich schuldrechtliche Bedeutung (vgl. BGH Urt. v. 21.11.1958, GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne; BGH Beschl. v.16.9.1997, GRUR 1998, 130, 132 - Handhabungsgerät). Rein schuldrechtliche Benutzungseinschränkungen beschränken die Wirkung der eingetretenen Erschöpfung nicht.

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des BGH vom 06.07.2000 (NJW 2000, S. 3571) auf dem Gebiet des Urheberrechts. Der BGH hat in dieser Entscheidung urheberrechtliche Unterlassungsansprüche sowie kennzeichen- und wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche im Hinblick auf die eingetretene Erschöpfung des Verbreitungsrechts bei beschränkter Nutzungsrechtseinräumung abgelehnt. Die Möglichkeit, ein Nutzungsrecht nach § 32 UrhG räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt einzuräumen, führe nicht zu einer entsprechenden Einschränkung der Erschöpfung in der Weise, daß der Berechtigte - soweit das Werkstück erst einmal durch ihn oder mit seiner Zustimmung durch Veräußerung in Verkehr gesetzt worden ist - auf den weiteren Absatzweg Einfluß nehmen könne. Könnte der Rechtsinhaber, wenn er das Werkstück verkauft oder seine Zustimmung zur Veräußerung gegeben hat, noch in den weiteren Vertrieb des Werkstücks eingreifen, ihn untersagen oder von Bedingungen abhängig machen, so wäre - nach der Entscheidung des BGH - dadurch der freie Warenverkehr in unerträglicher Weise behindert.

Der BGH hebt in seiner Entscheidung ausdrücklich hervor, daß es dem Berechtigten im Rahmen des Kartell- und AGB - rechtlich Zulässigen unbenommen sei, seine Vertragspartner vertraglich zu binden und sie zu verpflichten, bestimmte Verwendungsbeschränkungen an ihre jeweiligen Vertragspartner weiterzugeben. Eine durch Verwendungsbeschränkungen angestrebte Beschränkung der Erschöpfungswirkung wird nicht erreicht. Eine derartige Bechränkung - so der BGH - liefe darauf hinaus, daß die vertraglich eingegangenen Bindungen nicht nur inter partes, sondern gegenüber jedermann Wirkung entfalten könnten. Eine derartige Verdinglichung schuldrechtlicher Verpflichtungen sei dem deutschen Recht fremd und auch im Interesse der Verkehrsfähigkeit nicht erwünscht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH GRUR 1967, 676 - Gymnastiksandale) liegt im Abschluß eines Lizenzvertrages noch keine generelle Zustimmung zur unbegrenzten Benutzung des patentgeschützten Gegenstandes. Der Patentinhaber kann Lizenzen räumlich beschränken und vereinbaren, daß der Lizenznehmer das Nutzungsrecht nur in einem bestimmten Gebiet, beispielsweise in bestimmten Ländern innerhalb oder außerhalb des EWR, ausüben darf.

Wenn der Inhaber der betreffenden in- und ausländischen Patente einem ausländischen Lizenznehmer für einen bestimmten Mitgliedsstaat der EG oder einen Staat außerhalb des EWR eine territorial begrenzte Patentlizenz einräumt, kann er gegen Direkteinfuhren des Lizenznehmers sowie gegen Exporte in andere Schutzländer Unterlassungsansprüche aus Patentrecht geltend machen. Der Eintritt der Erschöpfung des Patentrechts kann demnach entsprechend der räumlichen Beschränkung für das Inverkehrbringen von der Einhaltung der Gebietsbeschränkung abhängig gemacht werden, so daß bei Verletzung des Patentlizenzvertrages durch den Lizenznehmer keine Erschöpfung eintritt. Soweit ein befugtes Inverkehrbringen in dem vorgesehenen Staat stattfindet, ist die Erschöpfungswirkung allerdings nicht auf dieses Territorium beschränkt, sondern wirkt EG- bzw. EWR-weit.

Die Frage, ob die Überschreitung gebietsbeschränkender Regelungen des Erstvertriebs der vom Inhaber gewerblicher Schutzrechte eingeräumten Berechtigung durch den Lizenznehmer zur Erschöpfung führt, wird vom BGH verneint (BGH Urt. v. 21.11.1958, GRUR 1959, 200, 203 - Der Heiligenhof; BGH Urt. V. 3.6.1976, GRUR 1976, 579, 582 - Tylosin). Bei der Überschreitung fehlt es an der notwendigen Zustimmung des Schutzrechtsinhabers zum Inverkehrbringen, so daß mit dem Inverkehrbringen keine Erschöpfung eintritt (vgl. insoweit auch Art. 42 II GPÜ).

Nach der früheren Rechtslage im Warenzeichengesetz (WZG) waren lizenzvertragliche Einschränkungen der Nutzungsbefungnis nicht geeignet, die Erschöpfungswirkung durch das Inverkehrbringen auszuschließen. Dem Lizenzgeber stand gegen den Lizenznehmer nur ein Schadensersatzanspruch aus positiver Vertragsverletzung zu (vg. Fezer, § 24 Rdz. 26). Mit Anerkennung der dinglichen Rechtsnatur der Markenlizenz (§ 30 MarkenG) ist im Bezug auf kennzeichenrechtliche Zustimmungsvorbehalte eine grundlegende Rechtsänderung eingetreten.

Der Markeninhaber kann seine Zustimmung zum Inverkehrbringen unter den kennzeichenrechtlichen Vorbehalt der Einhaltung lizenzvertraglicher Vereinbarungen stellen. Die vom Markeninhaber eingeräumte Lizenz kann gemäß § 30 Abs. 2 MarkenG beispielsweise auf ein bestimmtes Territorium innerhalb oder außerhalb des EWR oder der EG begrenzt oder zeitlich beschränkt werden. Seine Zustimmung i.S. des § 24 MarkenG wird nur für die Fälle erteilt, in denen sich der Lizenznehmer vertragsgemäß im Hinblick auf die kennzeichenrechtlichen Zustimmungsvorbehalte nach § 30 Abs. 2 MarkenG (Dauer, Markenform, Produktart, Territorium, Produktqualität) verhält.

Bei Verstoß gegen diese lizenzvertragliche Nutzungsbeschränkungen liegt nicht nur eine Vertragsverletzung, sondern auch eine Markenverletzung vor. Demnach können lizenzvertragliche Einschränkungen, die vom Kennzeicheninhaber auferlegt werden, dazu verwendet werden, die Erschöpfungswirkung auszuschließen.

Bei einem Verstoß gegen kennzeichenrechtliche Zustimmungsvorbehalte tritt Erschöpfungswirkung mit dem Inverkehrbringen nicht ein. Neben Ansprüchen wegen Vertragsverletzung bestehen Ansprüche aus Kennzeichenrechtsverletzung (Fezer, Markenrecht, 2. Aufl. 1999, § 24 Rdz. 28 f.).

3.

(a)

Wenn vertragliche Einschränkungen verwendet werden können, um die Einfuhr zu beschränken, spielt es eine Rolle, ob sie ausdrückliche oder implizite Form haben?

Beschränkungen des Weitervertriebs einer bereits mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers in Verkehr gelangten Ware stehen der Erschöpfung nicht entgegen und sind nicht geeignet, die Erschöpfungswirkung zu beschränken. Der Schutzrechtsinhaber ist darauf angewiesen, im Rahmen des kartell- und wettbewerbsrechtlich Zulässigen, seine Vertragspartner vertraglich zu binden und sie im Rahmen von Vertriebsbindungssystemen zu verpflichten, bestimmte Verwendungsbeschränkungen an ihre jeweiligen Vertragspartner weiterzugeben.

Nach der Rechtsprechung des EuGH handelt es sich bei selektiven Vertriebssystemen bzw. den zugrunde liegenden Verträgen um einen mit Art. 81 Abs. 1 EGV zu vereinbarenden Bestandteil des Wettbewerbs, sofern die Auswahl der Wiederverkäufer aufgrund objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art erfolgt, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen, und sofern diese Voraussetzungen einheitlich für alle in Betracht kommenden Wiederverkäufer festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet werden (EuGH SLG 1977, 1875 - GRUR Int. 1978, 254, 256 - Metro I; SLG 1980, 3775 - GRUR Int. 1981, 315, 316; L'Oréal; SLG 1983, 3151 - GRUR Int. 1984, 28, 29 - AEG - Telefunken).

Abgesehen von bestimmten unzulässigen Vereinbarungen (§§ 14, 17 GWB) sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen grundsätzlich zulässig. Die kartellrechtliche Wirksamkeit eines selektiven Vertriebssystems hängt nicht von der Lückenlosigkeit des Systems ab. Soweit es sich um Verträge handelt, die vor dem 1.1.1999 geschlossen worden sind, kommt als weitere Voraussetzung für die Wirksamkeit das Schriftformerfordernis des § 34 GWB a.F. in Betracht (BGH GRUR 1999, 776; Coverdisc; GRUR 1999, 602; Markant).

Trotz fehlenden Formvorschriften dürfte im Hinblick auf das vom EuGH geforderte Kriterium der Einheitlichkeit und des Diskriminierungsverbots eine ausdrückliche Vereinbarung notwendig sein.

(b)

Wenn vertragliche Einschränkungen ausdrückliche Form haben, gibt es irgendwelche besonderen Kennzeichnungsbestimmungen?

Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil v. 15.7.1999, GRUR 1999, 1109 - Entfernung der Herstellungsnummer) ist die Verwendung von Herstellungsnummern zur Überwachung der Vertriebswege in einem selektiven Vertriebsbindungssystem eine legitime Kontrollmaßnahme, wenn es sich um ein auf rechtswirksamen Verträgen beruhendes, rechtlich nicht mißbilligtes System handelt. Rechtlich zu mißbilligen ist ein System nicht bereits dann, wenn es praktische Lücken aufweist. Es muß jedoch - so der BGH - verhindert werden, daß mit Hilfe eines Kontrollnummernsystems nicht gebundene Abnehmer einer verschleierten Bindung unterworfen werden können. Diese Gefahr bestünde z.B., wenn ein Kontrollnummernsystem zum Schutz eines nur gegenüber einem Teil der Händler praktizierten Vertriebssystems eingesetzt würde und gleichwohl die Entfernung der Kontrollnummern wettbewerbsrechtlich untersagt werden könnte. Wenn nicht zuvor ein vertragliches Bindungssystem geschaffen worden sei, deute die Verwendung einer solchen Codierung darauf hin, daß das Nummernsystem nicht als erste Stufe eines Vertriebsbindungssystems, sondern an dessen Stelle als Mittel der

Vertriebskontrolle gewählt worden ist (vgl. BGH, WRP 1989, 369, 371 - Entfernung von Kontrollnummern III).

(c)

Wenn geschützte Produkte eine Kennzeichnung haben, die irgendeine Marketingeinschränkung anzeigt, welches sind die Konsequenzen einer Entfernung oder eines Verlusts einer solchen Kennzeichnung?

Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil v. 1.12.1999, GRUR 2000, 724 - Außenseiteranspruch II) bestehen wettbewerbsrechtliche und ggf. auch markenrechtliche Ansprüche gegen denjenigen, der Kontrollnummern entfernt oder Ware mit entfernten Kontrollnummern vertreibt, soweit der Hersteller diese Kennzeichnung zur Überwachung der Vertriebswege in einem auf wirksamen Verträgen beruhenden und auch sonst rechtlich nicht zu mißbilligenden Vertriebsbindungssystem einsetzt.

Wird dem Hersteller die Kontrolle eines nicht zu beanstandenden Systems durch die Entfernung oder durch das Unkenntlichmachen der Kontrollnummern erschwert, steht ihm auch gegenüber dem Außenseiter, der eine solche veränderte Ware vertreibt, unter dem Gesichtspunkt der wettbewerbswidrigen Behinderung ein Unterlassungsanspruch nach § 1 OWG zur Seite.

Außerdem - so der BGH - wird die Entfernung oder Veränderung der - legitimen Zwecken dienenden - Kontrollnummer i.a. dazu führen, daß eine Erschöpfung nicht eintritt (§ 24 Abs. 2 MarkenG), so daß dem Hersteller insoweit auch markenrechtliche Ansprüche gegen die Weiterverbreitung der veränderten Ware zustehen werden.

4.

Trifft eine internationale Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten dort zu, wo ein Produkt unter einer Zwangslizenz auf den Markt gebracht worden ist (wenn zutreffend)?

Kein Erschöpfungsgrund ist das Inverkehrbringen patentgeschützter Erzeugnisse aufgrund einer Zwangslizenz. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (Urteil vom 09. Juli 1985 in der Rechtssache 19/84, Pharmon/Hoechst, GRUR Int. 1985, 822) kann die Zwangslizenz der Zustimmung des Patentinhabers zum Inverkehrbringen geschützter Ware nicht gleichgesetzt werden. Unbeachtlich sei dabei, ob die Zwangslizenz gebührenpflichtig oder mit einem Exportverbot gekoppelt sei.

Der EuGH stellte fest, daß im Falle einer Zwangslizenz nicht davon ausgegangen werden könne, der Patentinhaber habe den Tätigkeiten des Zwangslizenzhabers zugestimmt. Dem Patentinhaber werde durch eine Zwangslizenz sein Recht genommen, frei über die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringen wolle. Das bedeute, daß der Patentinhaber in diesen Fällen die Unterlassung der Einfuhr verlangen können.

5.

Ist eine "Zustimmung", die zu einer Erschöpfung führt, auf spezifische Vereinbarungen (beispielsweise eine Beziehung zu einem untergeordneten oder angeschlossenen Unternehmen oder eine Übereinkunft mit einem Lizenznehmer) beschränkt, oder eine Frage der Tatsachen in jedem Fall?

Die rechtlichen Anforderungen bezüglich einer "Zustimmung", die zu einer Erschöpfung führt, werden in Literatur und Rechtsprechung bislang nicht eindeutig definiert.

Nach der Rechtsprechung des BGH (Beschluß vom 11.Mai 2000, GRUR Int. 2000, 927, 929) handelt es sich bei der Zustimmung, die zu einer Erschöpfung führt, nicht um eine rechtsgeschäftliche Verfügung des Schutzrechtsinhabers, sondern um eine Willensäußerung, welche das befugte Inverkehrbringen der geschützten Waren ermöglicht, so daß die gesetzlich vorgesehene, jeder rechtsgeschäftlichen Verfügung des Schutzrechtsinhabers entzogene Erschöpfung des Schutzrechts eintritt.

Die Erschöpfungswirkung beruht nach deutscher Rechtsauffassung nicht auf einer Art stillschweigenden Lizenz, sondern ist objektivrechtliche Inhalts- und Schrankenbestimmung gewerblicher Schutzrechte (Busse § 9 Rdz. 143). Die Wirkung der Erschöpfung tritt, unabhängig von entsprechenden Hinweisen, auf den Produkten ein, so daß besondere Kennzeichnungsbestimmung entbehrlich sind.

Nach bislang vorliegender Rechtsprechung im Patentrecht steht das Inverkehrbringen durch den Patentinhaber dem Inverkehrbringen durch einen Dritten mit ausdrücklicher Erlaubnis des Patentinhabers gleich. In Anlehnung an Art. 81 GPÜ stellt die Rechtsprechung darauf ab, daß das Erzeugnis befugterweise, d.h. mit dem ausdrücklich erklärten Willen des Patentinhabers, auf den Markt gebracht wird (BGH GRUR 1967, 676, 680 f.; 80,38, 39; RGZ 142, 168, 169).

Der Erschöpfung des Rechts aus dem Patent durch "Zustimmung" liegt in der Regel ein - wenn auch nur mündlich vereinbarter - Vertriebs- bzw. Lizenzvertrag zugrunde, wobei es nicht darauf ankommt, ob es sich um eine einfache oder um eine ausschließliche Lizenz handelt.

In Rechtsprechung und Literatur wird vereinzelt die konkludente Zustimmung des Patentinhabers als ausreichend angesehen. Befürwortet wurde beispielsweise die nachträgliche Genehmigung des unbefugten Inverkehrbringens durch Entgegennahme von Schadensersatzleistungen für vergangene Verletzungshandlungen (Klauer - Möhring, Patentrechtskommentar, Bd. I, 3. Aufl., § 6 Anm. 120;.a.A. BGH GRUR 1998, 899 - Dia-Duplikate), wobei von einer nachträglichen "stillschweigenden Lizenz" ausgegangen wurde. Eine nachträgliche Genehmigung wurde auch darin gesehen, daß der Patentinhaber vom Verletzer die als Schadensersatz geforderte Lizenzgebühr wegen der Patentverletzung durch Lieferung von Maschinen entgegengenommen hatte (OLG Düsseldorf, GRUR 1939, 365, 367).

Einigkeit besteht darin, daß dem Berechtigten abhanden gekommene Sachen nicht gemeinfrei werden. Soweit ersichtlich, reicht die bloße Duldung des Inverkehrbringens des patentgeschützten Erzeugnisses durch einen Dritten nicht aus, soweit nicht aus den Umständen auf das Vorliegen einer Zustimmung i.S. eines einvernehmlichen Inverkehrbringens geschlossen werden kann (vgl. Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 211).

Nach § 24 Abs. 1 MarkenG steht das Inverkehrbringen des gekennzeichneten Produktes durch den Kennzeichninhaber selbst dem Inverkehrbringen durch einen Dritten mit Zustimmung des Kennzeicheninhabers gleich. Hauptfälle des einvernehmlichen Inverkehrbringens mit Zustimmung des Kennzeicheninhabers sind vertragliche Beziehungen, insbes. Lizenzverträge. Die Zustimmung des Kennzeicheninhabers kann auch außerhalb von Vertragsverhältnissen einseitig erklärt werden (Fezer, Markenrecht, 2. Aufl. 1999, § 24 Rdz. 21).

Die Frage, ob eine stillschweigende Zustimmung oder eine Zustimmung durch Unterlassung zur Erschöpfung des Markenrechts führen kann, war Gegenstand der Dawidoff - Entscheidung des englischen High Court vom 18.Mai 1999 ([1999] 3 Al ER 711 = EEC 1999, 567). Nach den Ausführungen von Justice Laddie sei ein Rechtsinhaber nicht daran gehindert, unmittelbar oder mittelbar Paralleleinfuhren seiner Erzeugnisse zuzulassen. Im vorliegenden Fall sei davon auszugehen, daß der Schutzrechtsinhaber einem Inverkehrbringen außerhalb des vertraglich bestimmten Vertriebsgebietes implizit zugestimmt habe und deshalb Paralleleinfuhren der betreffenden Erzeugnisse in den EWR zulässig seien. Das Vorliegen einer "implied licence" ergebe sich aus den Umständen des konkreten Falls, wonach Vermarktungsbedingungen, die Art der Erzeugnisse, die einschlägigen Vertragsbedingungen sowie die Bestimmungen des anwendbaren englischen Rechts zu berücksichtigen seien.

Die Annahme einer implied licence verkennt, daß die Erschöpfungswirkung einer rechtsgeschäftlichen Disposition des Schutzrechtsinhabers entzogen ist. Die gesetzlich vorgesehene Regelung einer gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung als objektive Inhaltsbestimmung würde dadurch unterlaufen und durch eine nicht vorgesehene internationale Erschöpfung ersetzt.

Auf das Bestehen einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeit zwischen dem Kennzeicheninhaber und dem Dritten, der das Produkt in den Verkehr bringt, kommt es nicht an. Nicht ausgeschlossen ist die konkludente Zustimmung des Kennzeicheninhabers, wobei die bloße Duldung einer Kennzeichenrechtsverletzung und die bloße Hinnahme des Inverkehrbringens durch einen Dritten nicht genügt (vgl. Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 211).

6.

Kann der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes gegen eine Parallel-einfuhr in jenen Fällen Einwände erheben, in welchen (a) Waren oder (b) ihre Verpackung verändert worden sind?

Der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts kann unter bestimmten Voraussetzungen gegen eine Paralleleinfuhr in jenen Fällen Einwände erheben, in welchen Waren oder ihre Verpackung verändert worden sind.

Der Markeninhaber kann gegen Parallelimporte aus ES-bzw. EWR-Staaten Einwände aus Markenrecht erheben, wenn sog. "berechtigte Gründe" vorliegen, die gem. § 24 Abs. 2I bzw. Art. 13 Abs. 2 GemeinschaftsmarkenVO der Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes entgegenstehen.

Nach geltendem Markenrecht (§ 24 Abs. 2 MarkenG) kann sich der Kennzeicheninhaber der Markenbenutzung bei dem Weitervertrieb seiner Produkte dann widersetzen, wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Eine Veränderung oder Verschlechterung ist dann gegeben, wenn ein Eingriff in die Produktidentität vorliegt, d.h. der vom Markeninhaber legitimierte Originalzustand des Produktes verändert wird.

Nach ständiger Rechtsprechung liegt insbes. dann eine den Eintritt der Erschöpfungswirkung hindernde Markenverletzung vor, wenn die Produktveränderung die Eigenart, d.h. die charakteristische Sacheigenschaft der Ware berührt (BGH GRUR 1988, 213, 214 - Griffband).

Auch Veränderungen der Verpackung können Kennzeichenrechte des Markeninhabers verletzen und den Eintritt der Erschöpfungswirkung verhindern. Abweichend von der früher in Deutschland herrschenden Meinung, die eine kennzeichenrechtliche Einheit von Produkt und Verpackung annahm, schließt nach der Rspr. des EuGH das Umpacken und Neukennzeichnen von Waren den Erschöpfungsgrundsatz nur unter bestimmten Voraussetzungen aus (EuGH Slg.1996, GRUR Int. 1996, 1144 - MPA Pharma). Unter Berücksichtigung von gewissen einschränkenden Voraussetzungen, ( keine Beeinträchtigung des Originalzustandes der Ware; keine imageschädigende Neuverpackung; Information des Markeninhabers; Hinweis auf der Verpackung auf den Umpackvorgang) hält es der EuGH für zulässig, wenn ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers Originalware umpackt und mit dessen Marke neu kennzeichnet. Damit wird klargestellt, daß der Erschöpfungsgrundsatz auch das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers umfaßt. Dies ergebe sich aus dem spezifischen Gegenstand des Markenrechts. Die Herkunfts- und Garantiefunktion würde es nicht rechtfertigen, die Neukennzeichnung von Originalware anders zu beurteilen als das Sichtbarmachen der Marke durch ein Klarsichtfenster oder auf andere Weise. Ein berechtigter Einwand gegen die Erschöpfungseinrede liege jedoch dann vor, wenn das Umpacken die konkrete Gefahr einer Veränderung des Originalzustandes der Ware begründe oder die Abnehmer über Gebrauch und Wirkung irregeführt würden.

Nach dem Urteil des OLG Frankfurt vom 16. Dezember 1999 (GRUR Int. 2000, 366; Erschöpfung der Ausstattungsmarke) sind die Grundsätze, unter denen der EuGH die Neukennzeichnung umgepackter Arzneimittel mit der ursprünglichen Wortmarke für zulässig hält, auch dann anzuwenden, wenn der Importeur die neue Umverpackung mit der ursprünglichen --markenrechtlich geschützten - Ausstattung versieht.

Die Veränderung von Waren, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, kann die Erschöpfung des Patentrechts ausschließen. Nach der Rechtsprechung des BGH greift der Erschöpfungsgrundsatz nicht ein, wenn Teile gebrauchter, nicht mehr funktionsfähiger Waren, die vom Patentinhaber in den Verkehr gebracht wurden, in patentrelevanter Weise wieder zu funktionsfähigen Gegenständen zusammengebaut werden (BGH GRUR 1973, 518 ff., 520 - Spielautomat II; BGH GRUR 1959, 232, 234 - Förderrinne; LG Düsseldorf, GRUR 1957, 599, 600). Durch die Neuherstellung wird das durch Inverkehrbringen nicht erschöpfte Recht des Patentinhabers verletzt, den geschützten Gegenstand herzustellen.

Demgegenüber steht die übliche Ersetzung von Verschleißteilen - anders als der Austausch wesentlicher Teile - einer Weiterveräußerung nicht entgegen (OLG München, WRP 1993, 47, 48 - aufgearbeitete Kupplung; OLG Köln, GRUR 1998, 54, 56 - Mercedes-Stern).

7.

Die Gruppen sind überdies eingeladen, die Gesetze in ihren jewiligen Ländern anzugeben sowie (a) jegliche Vorschläge für Änderungen zu unterbreiten; und (b) jegliche Beobachtungen anzubieten, die für die oben angeführten Themen von Interesse sind.

Im deutschen Patentrecht gibt es keine gesetzliche Regelung der mit dem Parallelimport von patentierten Erzeugnissen zusammenhängenden Fragen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist keinem völkerrechtlichen Vertrag beigetreten, der die Vertragsstaaten zur Übernahme des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung verpflichtet. Nach der Rechtsprechung des BGH (Urt. v. 14.12.1999 - Karate) ergibt sich eine derartige Verpflichtung weder aus dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Art. 6, 27 und 28 TRIPS), noch aus der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883 (Art. 4 bis Abs. 1 und 2 PVÜ).

Das noch nicht inkraft getretene Gemeinschaftspatentübereinkommen sieht in Art. 76 GPÜ die Erschöpfung nationaler Patente vor, wenn die geschützte Ware in einem der Vertragsstaaten des GPÜ vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist.

Die bisherige Praxis der nationalen bzw. EU/EWR-weiten Erschöpfung wird durch Ausführungen in der Denkschrift zum Gemeinschaftspatentübereinkommen vom 15.12.1975 (GPÜ 1975) bestätigt. Darin heißt es, daß der in der Bundesrepublik Deutschland seit mehr als 70 Jahren anerkannte Grundsatz (der nationalen Erschöpfung) auch für das Gemeinschaftspatent gelten soll; das Recht aus dem Gemeinschaftspatent soll erschöpft sein, wenn das durch das Patent geschützte Erzeugnis in irgendeinem Vertragsstaat der Europäischen Gemeinschaften vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist. (BR - Drucksach 216/78, S. 113, 126). Demnach erstreckt sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent "nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem dieser Staaten in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent auf solche Handlungen erstreckt (vgl. Gaster, GRUR Int. 2000, 571, 575).

Die nationale und regionale Erschöpfung einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ist in § 24 MarkenG gesetzlich geregelt.

Im deutschen Markenrecht galt bis 1995 der Grundsatz der weltweiten Erschöpfung. Demnach konnte der Weitervertrieb einer markenrechtlich geschützten Ware nicht mehr markenrechtlich untersagt werden, wenn einer der Erschöpfungsgründe irgendwo in der Welt verwirklicht worden ist. Im neuen deutschen Markenrecht ist in § 24 MarkenG lediglich eine EG- bzw. EWR - weite Erschöpfung vorgesehen.

Der Binnenkommissar Wolkestein hat am 07.06.2000 eine amtliche Verlautbarung zum Problem der Erschöpfung im Markenrecht herausgegeben. Darin wird festgestellt, daß nach bisherigem Recht innerhalb der Union das Prinzip der EU-weiten Erschöpfung für gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte gelte, das jedoch der Rechtsinhaber die Einfuhr von Produkten, welche erstmalig außerhalb des Marktes der Union in Verkehr gebracht wurden, verhindern könne. Die Kommission werde gegenwärtig keine Abweichung vom Prinzip der EU-weiten Erschöpfung vorschlagen.

Die Reichweite der Erschöpfung sonstiger Leistungsschutzrechte ist bislang lediglich im Urheberrecht (§ 17 Abs. 2, 69 c Nr. 3 UrhG) und im Sortenschutzrecht (§ 10 b SortenschutzG) ausdrücklich geregelt. Im sekundären Gemeinschaftsrecht ist in einer Reihe von Harmonisierungsrichtlinien die Gemeinschaftserschöpfung für Topographien von HalbleitAererzeugnissen, Sortenschutzrechten, Computerprogrammen, Leistungsschutzrechten, Musterschutz, Urheberrecht und Geschmacksmuster vorgesehen (vgl. Gaster, GRUR Int. 2000, 571, 575 f.).

Der Erlaß ergänzenden Erschöpfungsregelungen für bislang nicht harmonisierte Immaterialgüterrechte setzt gem. Art. 95 EGV i.V. mit Art. 251 EGV das Bestehen einer qualifizierten Mehrheit für eine derartige Rechtsangleichungslinie voraus. Für eine Verordnung zur Schaffung eines gemeinschaftlichen Schutztitels mit entsprechender Erschöpfungsregelung ist gem. Art. 308 EGV Einstimmigkeit im Ministerrat erforderlich. Mit einer Änderung des geltenden Gemeinschaftsrechts zur Erschöpfung ist derzeit nicht zu rechnen.

Zusammenfassung:

Im deutschen Immaterialgüterrecht ist eine weltweite Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte nicht vorgesehen. Es gelten die Grundsätze der nationalen bzw. regionalen Erschöpfung. Parallelimporte innerhalb der EG bzw. des EWR sind demnach zulässig, wenn das Produkt vom Schutzrechtsinhaber bzw. mit seiner Zustimmung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht wurde. Soweit das Inverkehrbringen außerhalb der EG bzw. des EWR erfolgt, können gewerbliche Schutzrechte gegen Paralleleinfuhren benutzt werden. Die patent- und markenrechtlichen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, die eine gemeinschaftsweite Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte vorsehen, sind nach überwiegender Meinung in Rechtsprechung und Literatur für die Mitgliedstaaten verbindlich. Deutsche Gerichte sind demnach nicht befugt, eine weltweite Erschöpfung contra legem vorzusehen.

Grundsätzlich zulässig sind lizenzvertragliche Regelungen des Erstvertriebs. Bei Überschreitung derartiger Zustimmungsvorbehalte fehlt es an der notwendigen Zustimmung des Schutzrechtsinhabers, so dass mit dem vertragswidrigen in Verkehr bringen keine Erschöpfung eintritt. Vertragliche Beschränkungen des Abnehmers hinsichtlich des weiteren Gebrauchs oder der Veräußerung bereits in Verkehr gebrachter geschützter Erzeugnisse haben nach ständiger Rechtssprechung ausschließlich schuldrechtliche Bedeutung, so dass die Wirkung einer eingetretenen Erschöpfung nicht begrenzt werden kann. Die Erschöpfungswirkung beruht nach deutscher Rechtsauffassung nicht auf einer Art stillschweigende Lizenz, sondern ist objektivrechtliche Inhalts- und Schrankenbestimmung gewerblicher Schutzrechte, die einer rechtsgeschäftlichen Verfügung entzogen ist. Der Bruch vertraglicher Verwendungsbeschränkungen löst lediglich Ansprüche wegen Vertragsverletzung inter partes aus.

Die Vereinbarung vertraglicher Vertriebsbindungssysteme ist grundsätzlich formfrei. Nach höchstrichterlicher Rechtssprechung ist die Verwendung von Kennzeichnungen zur Überwachung der Vertriebswege grundsätzlich zulässig. Wettbewerbsrechtlich zu mißbilligen sind Vetriebsbindungssysteme, die nicht gebundene Abnehmer einer Vertriebskontrolle unterwerfen. Nach der Rechtssprechung des BGH bestehen wettbewerbsrechtliche und gegebenenfalls auch schutzrechtliche Ansprüche gegen denjenigen, der Kennzeichnungen, die Marketingeinschränkungen anzeigen, entfernt.. Das Entfernen oder Verändern einer Kennzeichnung kann dazu führen, daß eine Erschöpfung nicht eintritt.

Kein Erschöpfungsgrund ist das Inverkehrbringen geschützter Erzeugnisse aufgrund einer Zwangslizenz, da eine Zustimmung des Schutzrechtsinhabers nicht vorliegt.

Hauptfälle des einvernehmlichen Inverkehrbringens mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers sind vertragliche Beziehungen, insbesondere Lizenzverträge. In Rechtsprechung und Literatur wird vereinzelt die konkludente Zustimmung des Schutzrechtsinhabers als ausreichend angesehen. Die gesetzlich vorgesehene nationale bzw. regionale Erschöpfung darf nicht durch die Annahme einer stillschweigenden Zustimmung außerhalb des vertraglich bestimmten Vetriebsgebiets (implied licence) zu einer internationalen Erschöpfung führen. Dies widerspräche dem Charakter der Erschöpfung als objektiv-rechtliche Inhaltsbestimmung gewerblicher Schutzrechte.

Der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts kann bei Veränderung von Waren oder Ihrer Verpackung gegen eine Paralleleinfuhr insbesondere dann Einwände erheben, wenn durch die Veränderung des Originalzustandes die charakteristische Sacheigenschaft des Produktes verändert wird oder die Abnehmer über Gebrauch und Wirkung der Ware irregeführt werden.

Nach der Rechtssprechung des BGH gibt es für die Bundesrepublik Deutschland keine völkerrechtliche Verpflichtung zur Übernahme der Grundsätze einer internationalen Erschöpfung. Die Akzeptanz der nationalen bzw. regionalen Erschöpfung im Patentrecht ist in Rechtsprechung und Literatur nahezu einhellig. In Abkehr von der früheren Praxis einer internationalen Erschöpfung auf dem Gebiet des Markenrechts ist im neuen Deutschen Markengesetz die nationale und regionale Erschöpfung vorgesehen. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung besteht kein Anlaß von dem Grundsatz der EU- bzw. EUR- weiterer Erschöpfung abzuweichen.

Summary:

A worldwide exhaustion of industrial property rights is not provided under German industrial property rights. The domestic or regional exhaustion principles apply according to which parallel imports within the EC or the EEC are permissible if the product was placed on the market within the European Community or the European Economic Area by the protective rights owner or with his consent. Provided that the marketing takes place outside the EC or the EEA, industrial property rights can be used against parallel importation. According to the predominant opinion in case law and literature, the Community's regulations under patent and trademark law which provide a Community wide exhaustion of industrial property rights are binding for the Community states. German courts are therefore not entitled to provide a worldwide exhaustion contra legem.

Contractual license regulations of initial distribution are basically permissible. In the case of such consent reservations being overstepped, the protective rights owner's necessary consent is lacking so that no exhaustion arises with the placing on the market which is in breach of the contract. The customer's contractual restrictions regarding the further utilisation or sale of the protected products which have already been placed on the market are, according to established case law, only significant under the law of obligations so that the effect of an arising exhaustion cannot be limited. According to the German interpretation of the law, the exhaustion effect is not based on a type of implied license but is rather a legally impartial content and restraint provision of industrial property rights which is withdrawn from a contractual disposition. The breach of contractual utilisation restrictions only triggers off claims due to the inter parses violation of the contract.

The agreement of contractual distribution obligation systems is basically informal. According to the supreme court case law, the use of labels for the purpose of monitoring distribution channels is basically permissible. Distribution obligation systems which subject customers who are not bound to a distribution check are to de disapproved under competition law. According to the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof, "BGH"), claims under competition law and, if applicable, also under trademark law exist against the person who removes labels which indicate the marketing restrictions. A label's removal or alteration can result in the non-occurrence of an exhaustion.

The marketing of patented products on the basis of a compulsory license does not constitute a reason for exhaustion since the protective rights owner's consent is not present.

Contractual relations and, in particular license agreements, constitute the principle cases of marketing with the protection rights owner's consent. In case law and literature, the protective rights owner's conclusive consent is regarded as sufficient in a few isolated cases. The legally provided domestic or regional exhaustion should however not lead to an international exhaustion with the acceptance of an implied consent outside the contractually agreed distribution area (implied licence). This would contradict the nature of the exhaustion as a legally impartial content condition of industrial protective rights.

In the case of an alteration to goods or to their packaging, the owner of an industrial protective right can, in particular, raise objections against a parallel import if the characteristic product attribute is altered by means of an alteration to the product's original condition or if customers are misled about the product's use and effect.

According to The Federal Supreme Court case law, there is no obligation relating to international law which obliges the Federal Republic of Germany to assume the principle of international exhaustion. The acceptance of domestic or regional exhaustion in patent law is almost unanimous in the case law and literature. In contrast to the former practice of an international exhaustion on the scope of the trademark law, domestic and regional exhaustion is provided for in the new German Trade Mark Law. According to the supreme court case law, there is no occasion to deviate from the EC or EEA wide exhaustion principle.

Résumé

Un épuisement mondial des droits de protection de la propriété industrielle n'est pas prévu dans les droits incorporels allemands. Les principes de l'épuisement national ou régional s'appliquent, selon lesquels les importations parallèles au sein de la C.E. ou de l'E.E.E. sont autorisées si le produit a été mis sur le marché au sein de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen par le titulaire des droits de protection de la propriété industrielle ou avec le consentement de celui-ci. Pour autant que la commercialisation s'effectue à l'extérieur de la C. E. ou de l'E.E.E., des droits de protection de la propriété industrielle peuvent être revendiqués contre des importations parallèles. Selon la doctrine dominante dans la jurisprudence et la littérature, les prescriptions de la Communauté européenne en matière de droit relatif au régime des brevets d'invention et de droit des marques de fabrique, qui prévoient un épuisement communautaire des droits de protection de la propriété industrielle, ont force obligatoire pour les États membres. Les tribunaux allemands ne sont par conséquent pas habilités à prescrire un épuisement mondial contra legem.

Des réglementations de la distribution initiale par contrat de licence d'exploitation sont en principe autorisées. En cas de transgression de telles réserves d'approbation, le consentement nécessaire du titulaire des droits de protection de la propriété industrielle fait défaut, de sorte qu'un épuisement ne se produit pas lors de la mise sur le marché, ce qui constitue une violation du contrat. Des restrictions contractuelles du client concernant l'utilisation ultérieure ou la cession des produits protégés déjà mis en circulation n'ont de sens qu'exclusivement dans le droit des obligations, conformément à la jurisprudence constante, de sorte que l'effet d'un épuisement survenu ne puisse pas être limité. Conformément à la conception juridique allemande, I'effet de l'épuisement ne repose pas sur un type de licence implicite, mais constitue plutôt une disposition juridiquement objective de contenu et de restriction des droits de protection de la propriété industrielle, qui découle d'un acte de cession par contrat La violation des restrictions à l'utilisation contractuelles entraîne uniquement des prétentions dues à la rupture du contrat inter partes.

La convention de systèmes de contrats de vente avec restrictions pour la revente est en principe exempte de forme particulière. Conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de Justice, I'utilisation d'étiquetages permettant le contrôle des voies de distribution est en principe autorisée. Les systèmes de contrats de vente avec restrictions pour la revente qui soumettent à un contrôle de distribution les clients qui n'y sont pas liés sont à désapprouver sous le régime légal de la concurrence. Conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de Justice (BGH), des prétentions sous le régime légal de la concurrence et, le cas échéant, également sous le régime de protection de la propriété industrielle, existent contre toute personne qui enlève les étiquetages indiquant les restrictions de commercialisation. La suppression ou la modification d'un étiquetage peut conduire à œ qu'un épuisement n'ait pas lieu.

La mise sur le marché de produits protégés sur base d'une licence obligatoire ne constitue pas un motif d'épuisement, étant donné qu'il n'existe pas de consentement du titulaire des droits de protection de la propriété industrielle.

Les relations contractuelles, en particulier les contrats de licence d'exploitation, constituent les principaux cas de mise sur le marché par consentement mutuel avec l'approbation du titulaire des droits de protection de la propriété industrielle. Dans la jurisprudence et la littérature, le consentement tacite du titulaire des droits de protection de la propriété industrielle est considéré comme suffisant dans certains cas isolés. L'épuisement national ou régional prévu par la loi ne peut conduire à un épuisement international par l'acceptation d'un consentement tacite à l'extérieur du secteur de placement des marchandises convenu dans le contrat (licence implicite). Cela contredirait la nature même de l'épuisement qui constitue une disposition juridiquement objective de contenu des droits de protection de la propriété industrielle.

En cas de modification des marchandises ou de leur emballage, le titulaire d'un droit de protection de la propriété industrielle peut faire objection à une importation parallèle, en particulier si les caractéristiques du produit sont modifiées en raison d'une altération de l'état original du produit, ou si les clients sont induits en erreur quant à l'utilisation et à l'effet de la marchandise.

Conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de Justice, il n'existe pas d'obligation de droit international public contraignant la République fédérale d'Allemagne à assumer les principes d'un épuisement international. L'acceptation de l'épuisement national ou régional dans le droit relatif au régime des brevets d'invention est presque unanime dans la jurisprudence et la littérature. Contrairement à la pratique antérieure d'un épuisement international sur le plan du droit des marques de fabrique, I'épuisement national et régional est prévu dans la nouvelle législation allemande sur les marques de fabrique. Conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de Justice, il n'existe aucune raison de déroger au principe d'épuisement plus large de la C.E. ou de l'E.E.E.