1

Gibt es eine internationale Erschöpfung von (i) Patenten; (ii) Marken; und (iii) anderen gewerblichen Schutzrechten? Mit anderen Worten, kann ein Inhaber von gewerblichen Schutzrechten gewerbliche Schutzrechte gegen Paralleleinfuhren aus einem anderen Land benützen, wenn die eingeführten Produkte in jenem Land vom Inhaber des gewerblichen Rechts oder mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht worden sind?

Die Frage der Erschöpfung ist im Allgemeinen in den gesetzlichen Unterlagen offen gelassen, wurde jedoch für drei Bereiche des geistigen Eigentums durch das Schweizerische Bundesgericht entschieden. Danach gilt bei Patenten nationale Erschöpfung (Kodak, BGE 126 III 129), bei Marken (Chanel, BGE 122 III 469) und Urheberrecht (Nintendo, BGE 124 III 321) hingegen internationale Erschöpfung. Vorweg ist allerdings zu bemerken, dass die nationale Erschöpfung und das Recht, Paralleleinfuhren zu verhindern, auseinander zu halten sind.

2 (a)

Können vertragliche Einschränkungen, die vom Inhaber von gewerblichen Schutzrechten auferlegt worden sind, verwendet werden, um die Wirkung einer internationalen Erschöpfung zu begrenzen?

Vertragliche Einschränkungen sind für den Vertragspartner bindend. Sie haben allerdings keine Auswirkung gegenüber Dritten, die durch Schutzrechte belegte Waren bei einem Vertragspartner rechtmässig erwerben. Vertragliche Einschränkungen können deshalb die Auswirkung der internationalen Erschöpfung gegenüber Dritten nicht wirksam beschränken.

Die Bundesgerichtsentscheide in Sachen der Erschöpfung von Marken und Urheberrecht lehnten es zusätzlich auch ab, aufgrund des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb gegen den Parallelimporteur vorzugehen, der vom Vertragsbruch eines autorisierten Händlers profitierte. Im Bundesgerichtsentscheid Kodak wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das angelsächsische Prinzip der "implied license" dem schweizerischen Recht fremd sei. Somit dürfte auch eine vertragliche Einschränkung der Erschöpfung von Patenten keine Erfolgsaussichten haben.

Die Frage stellt sich generell, ob vertragliche Import- bzw. Exportbeschränkungen aus kartellrechtlichen Gründen zulässig sind. Das schweizerische Kartellrecht beruht auf dem Missbrauchsprinzip. Abreden, welche den Wettbewerb in einem bestimmten Markt ausschliessen oder erheblich beeinträchtigen, sind unzulässig (Art. 5, Abs. 1 schweizerisches Kartellgesetz). Die schweizerische Landesgruppe ist der Meinung, dass im Einzelfall zu analysieren ist, welches die Auswirkungen vertraglicher Import- oder Exportbeschränkungen sind. Beispielsweise können sie aus wirtschaftlichen Effizienzgründen gerechtfertigt sein (Art. 5, Abs. 2 schweizerisches Kartellgesetz).

(b)

Welche Auswirkung hat ein Bruch einer vertraglichen Einschränkung durch einen Käufer - liegt eine Erschöpfung vor?

Bricht der vertraglich gebundene Vertriebshändler eine kartellrechtlich durchsetzbare Pflicht zur Unterlassung von Direktimporten oder -exporten, dann wird er schadenersatzpflichtig. Auf die Beurteilung der Erschöpfung im Verkehr mit Dritten wird der Vertragsbruch aber keinen Einfluss haben.

3 (a)

Wenn vertragliche Einschränkungen verwendet werden können, um die Einfuhr zu beschränken, spielt es eine Rolle, ob sie ausdrückliche oder implizite Form haben?

Der schweizerischen Rechtssprechung ist das Prinzip der "implied license" fremd. Ausdrückliche und schriftliche Einschränkungen gegenüber vertraglich gebundenen Vertriebshändlern erleichtern die Beweislage. Einschränkungen sind aber nach schweizerischem Recht auch mündlich oder bloss implizit wirksam vereinbar.

(b)

Wenn vertragliche Einschränkungen ausdrückliche Form haben, gibt es irgendwelche besonderen Kennzeichnungsbestimmungen?

Ausdrückliche Einschränkungen müssen zwischen Rechtsinhaber und Vertriebshändler vereinbart sein. Es ist weder erforderlich noch für sich genommen entscheidend, ob die Einschränkungen auch auf den betroffenen Produkten oder deren Verpackungen angebracht werden. Besondere Vorschriften über solche Kennzeichnungen bestehen in der Schweiz keine.

(c)

Wenn geschützte Produkte eine Kennzeichnung haben, die irgendeine Marketingeinschränkung anzeigt, welches sind die Konsequenzen einer Entfernung oder eines Verlusts einer solchen Kennzeichnung?

Im Fall Chanel, internationale Erschöpfung bei Marken, hatte die Veränderung einer Kontrollmarkierung des markengeschützten Produkts und das Weglassen des Produkte-Prospektes keine Konsequenzen. Somit ist auch anzunehmen, dass die Entfernung einer expliziten Marketingeinschränkung keine Konsequenzen hätte. Der Verkauf von Chanel-Produkten durch nicht autorisierte Händler trotz auf der Verpackung aufgedruckter Marketingeinschränkung blieb ohne Folgen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass eine Entfernung einer Marketingeinschränkung weder schädlich noch von irgendwelchem Nutzen ist.

Die Entfernung oder Unkenntlichmachung von Kennzeichnungen hätte im übrigen nach schweizerischem Recht keinen Einfluss auf die Durchsetzbarkeit vertraglicher Einschränkungen gegenüber gebundenen Händlern. Die Durchsetzung gegenüber eigentlichen "Graumarkt"-Teilnehmern ist spätestens seit dem Dior-Urteil des Bundesgerichts (BGE 114 II 91) basierend auf dem schweizerischen Gesetz über den unlauteren Wettbewerb nicht möglich, weil letztlich allein die Erschöpfung der betroffenen Immaterialgüterrechte entscheidend ist.

4

Trifft eine internationale Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten dort zu, wo ein Produkt unter einer Zwangslizenz auf den Markt gebracht worden ist (wenn zutreffend)?

Diese Frage ist nicht explizit entschieden, weil bei Marken und Urheberrechten, für die internationale Erschöpfung gilt, in der Praxis bisher noch keine Fälle bekannt geworden sind. Für Marken dürften nach Art. 21 TRIPs keine Zwangslizenzen erteilt werden. Für Urheberrechte ist das Problem komplex, weil sowohl Werkschaffende als auch Produzenten Rechte parallel geltend machen können und die Rechte über Verwertungsgesellschaften abgewickelt werden. Für Urheberrechte wäre z.B. die Fallgestaltung denkbar, dass in Deutschland unter § 61 des deutschen Urheberrechtsgesetzes ein inländischer (deutscher) Tonträgerhersteller ein Werk der Musik unter einer Zwangslizenz nutzt und den Tonträger in die Schweiz exportieren will. Nach hiesiger Auffassung dürfte ein Import in die Schweiz trotz internationaler Erschöpfung in der Schweiz in der Regel nicht erlaubt sein.

Für Patente ist die Frage von Parallelimporten von unter Zwangslizenz hergestellten Produkten ebenfalls noch nicht gerichtlich beurteilt worden.

5

Ist eine "Zustimmung", die zu einer Erschöpfung führt, auf spezifische Vereinbarungen (beispielsweise eine Beziehung zu einem untergeordneten oder angeschlossenen Unternehmen oder eine Übereinkunft mit einem Lizenznehmer) beschränkt, oder eine Frage der Tatsachen in jedem Fall?

Die Frage ist gerichtlich nicht explizit beantwortet worden. Aus den Umständen ist jedoch zu schliessen, dass das Bundesgericht nicht spezifische vertragliche Vereinbarungen zwischen Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer heranzieht, sondern die Tatsachen wertet. Die Zustimmung eines konzernmässig verbundenen Unternehmens oder eines Vertragspartners wird regelmässig dem Rechtsinhaber zugerechnet.

6

Kann der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes gegen eine Parallel-einfuhr in jenen Fällen Einwände erheben, in welchen (a) Waren oder (b) ihre Verpackung verändert worden sind?

Eine Veränderung der durch Schutzrechte geschützten Ware führt dazu, dass der Rechtsinhaber den Import unterbinden kann, falls die veränderte Ware immer noch vom Schutzrecht umfasst wird. Wenn ein urheberrechtlich geschütztes Produkt, z.B. die Musikaufnahme auf einem Tonträger, ohne Autorisierung geändert wird, so kann das Produkt, das Gegenstand einer Urheberrechtsverletzung ist, an den schweizerischen Landesgrenzen beschlagnahmt werden (Art. 75 ff. schweizerisches Urheberrechtsgesetz).

Im Fall Chanel wurde eine geringfügige Veränderung der Verpackung nicht als Verstoss gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb oder das Markenschutzgesetz gewertet. Eine Veränderung der Verpackung dürfte dann tolerierbar sein, soweit dies nötig ist, um die eigentliche Quelle der Originalware und damit den vermutlich vertragsbrüchigen Vertragshändler im Ausland zu schützen, oder wenn Anpassungen an gesetzliche Erfordernisse in der Schweiz, die im Exportland nicht gelten, vorgenommen werden.

In einem unter dem alten Markenschutzgesetz beurteilten Fall entschied das Bundesgericht (Omo, BGE 105 II 49), dass der schweizerische Markeninhaber einen Parallelimport unterbinden könne, wenn durch das importierte Produkt eine Gefahr der Täuschung der Konsumenten hervorgerufen würde. Eine Veränderung von Waren (oder Verpackung) müsste deshalb wohl aus der Sicht einer möglichen Täuschung der Konsumenten betrachtet werden, obwohl das Bundesgericht im Fall Chanel es ausdrücklich abgelehnt hatte, sich zur Frage der Täuschung der Konsumenten und ihrer Folgen zu äussern.

7

Die Gruppen sind überdies eingeladen, die Gesetze in ihren jeweiligen Ländern anzugeben sowie (a) jegliche Vorschläge für Änderungen zu unterbreiten; und (b) jegliche Beobachtungen anzubieten, die für die oben angeführten Themen von Interesse sind.

Die schweizerische Landesgruppe unterstützt eine differenzierte Betrachtungsweise für die verschiedenen Schutzrechtsformen.

Der Entscheid des Bundesgerichts im Fall Kodak, bei dem im Bereich des Patentrechts nationale Erschöpfung statuiert wurde, hat eine breite politische Diskussion ausgelöst. Gerade weil sich vor nicht allzu langer Zeit das Bundesgericht im Bereich des Urheberrechts und der Marken für internationale Erschöpfung ausgesprochen hatte, schien für einige Beobachter die anders geartete Entscheidung im Patentrecht überraschend. Mit Berufung auf die Handels- und Gewerbefreiheit, das aussenwirtschaftliche Umfeld und die Konsumenteninteressen wird von Parallelimporteuren und von Teilen der Wissenschaft, der Medien und der Politik eine gesetzliche Festschreibung der internationalen Erschöpfung im Patentrecht gefordert. Der Bundesrat (Exekutive) hat auf eine parlamentarische Interpellation hin einen Bericht "Parallelimporte und Patentrecht" ausgearbeitet und dem Parlament vorgelegt (31.5.00). Darin werden die grundrechtlichen Fragen, die unterschiedliche Behandlung der Immaterialgüterrechte, innovationspolitische Aspekte, das Verhältnis zum Wettbewerbsrecht, wirtschaftliche Aspekte, Spezialbereiche wie Parallelimporte im preisregulierten Arzneimittelbereich und das internationale Umfeld dargestellt. Im Bericht werden verschiedene Varianten einer möglichen gesetzlichen Regelung im Patentgesetz oder im Kartellgesetz vorgestellt und bewertet. Der Bundesrat bekennt sich in diesem Bericht zur Beibehaltung der nationalen Erschöpfung im Patentrecht.

Die schweizerische Landesgruppe schliesst sich dieser Beurteilung an.

Das Bundesgericht selbst hatte im Entscheid Kodak vorgeschlagen, zu untersuchen, ob nicht über das Kartellgesetz (also über eine Missbrauchsgesetzgebung) Korrekturen an den Auswirkungen der nationalen Erschöpfung im Patentrecht vorgenommen werden könnten, nämlich dann, wenn der Schutzrechtsinhaber schon im Land der ersten Inverkehrssetzung unter vergleichbaren wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen seine Rechte geltend machen konnte.

Zur Zeit ist eine Volksinitiative zur Frage der Parallelimporte von Arzneimitteln hängig, die Parallelimporte aus den umliegenden Ländern unabhängig von Immaterialgüterrechtsbestimmungen und Heilmittelregistrierung zulassen würde. Dieses Volksbegehren findet zwar angesichts steigender Kosten des Gesundheitsmarktes viele Anhänger, dürfte aber dennoch in der Volksabstimmung scheitern.

Ein Entwurf zu einem Design-Gesetz, das das heutige Gesetz über den Schutz von Mustern und Modellen ablösen soll, geht in der zweiten Jahreshälfte 2000 in die parlamentarische Beratung. Die Frage der Erschöpfung des Design-Schutzes ist im Gesetzesentwurf offen gelassen.

Zur Umsetzung der 1996 abgeschlossenen WIPO-Verträge auf den Gebieten des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte ist eine Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes geplant. Bestrebungen, das Ergebnis des Bundesgerichtsurteils Nintendo (internationale Erschöpfung) gesetzlich zu verankern, stösst aber bei den beteiligten Kreisen auf Widerstand. Die schweizerische Landesgruppe ist der Meinung, dass anstelle einer Festschreibung der internationalen Erschöpfung eine differenzierte Betrachtungsweise notwendig ist und beispielsweise für Filme und Tonträger eine abweichende Regelung im Interesse der Künstler möglich sein muss.

Zusammenfassung

Die Frage der Erschöpfung ist in den schweizerischen Immaterialgütergesetzen offen gelassen. Das Bundesgericht hat kürzlich entschieden, dass prinzipiell bei Patenten nationale Erschöpfung, bei Marken und im Urheberrecht internationale Erschöpfung gilt. Das Prinzip der "implied license" ist der schweizerischen Rechtssprechung fremd. Vertragliche Einschränkungen der internationalen Erschöpfung wirken nur auf den Vertragspartner, nicht aber auf Dritte. Damit bleibt eine vertragliche Einschränkung ohne Auswirkung auf das Prinzip der internationalen Erschöpfung. Der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes kann gegen die Einfuhr veränderter Originalware sein Schutzrecht geltend machen. Der Parallelimporteur darf allerdings die Verpackung verändern, soweit dies nötig ist, um die eigentliche Quelle der Originalware und damit den vermutlich vertragsbrüchigen Vertragshändler im Ausland zu schützen. Nationale Erschöpfung im Patentrecht wird zur Zeit auf der politischen Ebene heftig diskutiert. Das Bundesgericht schlägt vor, offensichtlich missbräuchliche Unterbindung von Parallelimporten patentierter Produkte durch die Kartellgesetzgebung zu ahnden.

Summary

The question of exhaustion is left open in Swiss laws of intellectual property. The Federal Court (Supreme Court) has recently decided that national exhaustion applies to patents, and international exhaustion to trademarks and copyright. The principle of "implied license" is alien to the Swiss jurisprudence. Agreed restrictions of international exhaustion will only have an effect on partners to an agreement, but not on third parties. Therefore an agreed restriction will remain without effect on the principle of international exhaustion. The owner of an intellectual property right may use his right to prohibit import of altered original product. The parallel importer may, however, alter the packaging insofar as this is required to protect the true source of original product and the presumed infringer of a distribution agreement in a foreign country. National exhaustion in patent law is at present heavily discussed in political circles. The Federal Court proposes to correct obvious misuse when stopping parallel imports of patented products by the legislation on cartels.

Résumé

La question de l'épuisement des droits est laissée ouverte dans les lois suisses de propriété intellectuelle. Le Tribunal Fédéral a récemment décidé que, par principe, l'épuisement national s'applique aux brevets et l'épuisement international s'applique aux marques et aux droits d'auteurs. Le principe de la "licence implicite" est une notion étrangère à la jurisprudence suisse. Les restrictions contractuelles de l'épuisement international n'affectent que la partie contractante, mais pas les tiers. Une restriction contractuelle demeure ainsi sans effet sur le principe de l'épuisement international. Le détenteur d'un droit propriété intellectuelle peut faire usage de son droit de protection contre l'importation d'un produit original modifié. L'importateur parallèle peut toutefois modifier l'emballage, dans la mesure où cela est nécessaire, pour couvrir la source réelle du produit original et ainsi le distributeur à l'étranger qui est présumé avoir rompu le contrat. L'épuisement national dans le droit des brevets donne lieu à présent à d'intenses discussions au niveau politique. Le Tribunal Fédéral propose de réprimer le bloquage manifestement abusif d'importations parallèles de produits brevetés au moyen de la législation sur les cartels.