Cette question a été choisie suite au travail entrepris par l’OMPI sur l’intérêt et la faisabilité d’harmoniser les règles nationales concernant les circonstances dans lesquelles l’usage d’une marque sur Internet constitue l’usage d’une marque ou la contrefaçon d’une marque.

A la 36^ème série de Meetings de l’Assemblée des Etats membres de l’OMPI du 24 septembre au 3 octobre 2001, l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle et l’Assemblée Générale de l’OMPI ont fait une recommandation jointe concernant les dispositions sur la protection des marques et autres droits de la propriété industrielle sur Internet. Cette recommandation devrait être considérée par l’AIPPI.

Le Rapporteur Général a reçu 34 rapports - Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, République Tchèque, Danemark, Égypte, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Paraguay, Portugal, la République de Corée, la Roumanie, Singapour, Espagne, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay et Venezuela. Les rapports donnent une vue détaillée de la position dans une grande gamme de juridictions avec un historique très diversifié du droit des marques. Les Groupes montrent une gamme de développements du droit des marques tel qu’il est appliqué pour Internet qui reflète les différents niveaux de développement de l’usage d’Internet dans le monde.

Dans beaucoup de pays il n’y a pas de concepts spécifiques de l’usage "en tant que marque". Toutefois, beaucoup de Groupes ont rapporté des conditions telles que l’usage "en tant que marque" ou "usage dans le commerce".

1.

Y-a-t’il une nécessité d’utiliser la marque "en tant que marque" dans les cas suivants:

1.1

L’acquisition d’une marque (si, d’après la loi nationale des droits peuvent être acquis par l’usage)

A peu près tous les Groupes ont répondu qu’il n’y a pas d’obligation d’utiliser la marque "en tant que marque" pour pouvoir acquérir une marque. Il est possible de déposer ou d’enregistrer sans utilisation "en tant que marque". Dans beaucoup de pays, incluant ceux de l’Union Européenne, les motifs absolus de refus d’une marque parce qu’elle n’est pas distinctive peuvent être surmontés en montrant l’utilisation d’une marque, ce qui conduit à considérer que la marque a un caractère distinctif.

Le Groupe américain répond à la question de façon positive, en disant que le droit à la marque existe résultant de l’usage ou de l’enregistrement. Les États-Unis considèrent que "l’usage dans le commerce" correspond à l’usage sur les produits quand la marque "… est placée de n’importe quelle manière sur les produits, ou sur leur emballage, ou les étalages associés avec les produits, ou sur les étiquettes ou labels apposés sur le produit, ou si la nature du produit rend un tel apposition impossible, alors sur les documents associés avec les produits ou leurs ventes". Le matériel publicitaire qui explicite, au futur acheteur, les produits ou promeut leur vente, n’est pas acceptable en tant qu’usage de marque.

Le Groupe canadien indique qu’une marque est considérée comme utilisée "en association avec des produits si au moment de la cession des produits ou leur possession, dans la pratique normale du commerce, la marque est apposée sur les produits eux-mêmes ou sur leur conditionnement, dans lesquels ils sont diffusés, ou si la marque est de quelque autre manière associée avec les produits de telle manière que l’attention est attirée sur cette association à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée". L’idée d’usage "dans le commerce" est centrale dans le système canadien.

Il semblerait que quand les enregistrements sont basés sur la Convention de Paris, il n’y a pas de condition d’usage avant enregistrement. Le Groupe australien note qu’il doit y avoir une intention d’utiliser la marque "en tant que marque" dans les pratiques du commerce pour distinguer les produits. Certains pays (incluant l’Argentine, le Brésil et l’Egypte) notent que l’usage avant l’enregistrement donne un droit préférentiel à l’enregistrement par rapport à d’autres marques. Le Groupe bulgare note qu’il n’y avait pas de possibilité d’établir des droits antérieurs par l’usage. La Bulgarie a établi un système de premier au dépôt.

1.2

Le Maintien d’un enregistrement de marque (c’est à dire contre une action en déchéance pour non-usage)

Chaque Groupe qui a répondu à cette question, à part l’Uruguay, a répondu de façon affirmative. L’usage est requis pour maintenir une marque. Certains Groupes rapportent une période de non-usage après laquelle une marque peut être considérée comme invalide. La période est de 3 ans en Australie, Israël, Japon, République de Corée, Ukraine et Venezuela. Elle est de 5 ans dans les pays de l’Union Européenne et de l’Argentine, l’Égypte, la Bulgarie, le Paraguay et la Roumanie. Il y a des variations dans ce qui peut être considéré comme un usage suffisant. Par exemple en Australie l’usage doit être l’usage d’une marque tel que défini dans la Loi – utilisée dans la vie des affaires pour distinguer les produits. En Argentine l’usage doit être "sérieux, significatif et non-équivoque". Toutefois, des actions préparatoires pour lancer des produits sont suffisantes. Au Brésil l’utilisation d’un nom commercial peut être satisfaisant. Au contraire, en Finlande les activités préparatoires ne sont pas suffisantes. De nouveau, en Italie des étapes effectives, sérieuses et véritables sont requises, mais la distribution gratuite de produits peut être suffisante. En Uruguay, la loi établit que l’usage de la marque est optionnel et que ni l’acquisition ni le maintien d’un dépôt ne nécessitent l’usage.

1.3

La condition pour qu'il y ait contrefaçon

Il y a une grande variété de réponses à cette question. Beaucoup de pays requièrent l’usage d’une marque par un supposé contrefacteur pour établir la contrefaçon. Pour certains pays la question reste ouverte (Argentine, États-Unis). Au Royaume-Uni, auparavant la réponse à cette question était non, mais la question a été renvoyée à la Cour Européenne de Justice dans le cas Arsenal Football Club vs. Reed. Ce cas examine la question de savoir si une écharpe de football portant le nom "Arsenal" correspond à l’usage d’une marque ou un "badge de loyauté". D’autres pays ont répondu à la question de façon négative (Brésil, Bulgarie, Chili, France, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Paraguay, Suède, Uruguay et Venezuela). En France, tout usage non-autorisé d’un signe correspondant à une marque est une contrefaçon. Le Groupe britannique suggère qu’un usage descriptif d’une marque par un commerçant honnête peut être protégé par une restriction de la contrefaçon selon laquelle il s’agit véritablement de l’utilisation d’un signe dans la vie des affaires en relation avec les produits ou services. Une autre restriction à l’usage dans la vie des affaires des produits ou services en question devrait aussi limiter la contrefaçon par des commerçants honnêtes. Pour le Paraguay la dilution est un chapitre spécifique de la contrefaçon.

Dans le cas BMW vs. Deenik, la Cour Européenne de Justice a différencié entre l’usage en tant que marque en tant que telle et autre usage.

2.

Y-a-t’il une définition de l’usage "en tant que marque", dans la législation ou la jurisprudence?

Seulement 4 pays ont répondu dans l’affirmative à cette question. Aux États-Unis, l’usage d’une marque en tant que marque dans le commerce est un usage légal de la marque. "commerce" est défini comme "tout commerce qui peut être régulé de façon légale par le Congrès" et "l’usage dans le commerce" est défini strictement. Pour qu’un "usage sur un étalage" compte autant qu’un usage d’une marque, il doit de façon prédominante montrer la marque en question, associée ou en relation avec les produits ou services. De plus, le design de l’étalage doit être tel qu’il doit capturer l’attention du consommateur comme un encouragement à acheter. Même si les produits ne sont pas placés à proximité l’un de l’autre, leur relation devrait être telle que le consommateur associe les deux de façon inévitable. Le Groupe vénézuélien note que l’usage "en tant que marque" devrait être compris lorsque la marque est disponible sur le marché, en quantité telle et de façon telle que les produits correspondent normalement considérant la nature du produit. Le Groupe canadien rapporte que l’usage est "dans le commerce" comme décrit précédemment. Le Groupe japonais note que les attributs d’une marque sont l’usage d’un signe pour les produits, dans la vie des affaires et la loi japonaise définit l’usage "en tant que marque" de façon détaillée, exposant la façon dont une marque peut être apposée sur les produits ou utilisée pour des services. Le Groupe coréen note que la définition coréenne donne aussi la liste des activités créant l’usage "en tant que marque".

3.

Y-a-t’il une différence dans l’évaluation de l’usage "en tant que marque" entre l’acquisition, le maintien et la contrefaçon des droits?

Les Groupes sont divisés sur ce point. A peu près la moitié des Groupes qui ont répondu pensaient qu’il ne devrait pas y avoir de différences sur ce point (Australie, Danemark, Égypte, Finlande, Lettonie, Portugal, Roumanie, Ukraine, Royaume-unie). D’autres (États-Unis, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, France, Danemark, Israël, Irlande, Espagne, Suède et Venezuela) attribuent la différence à un plus grand test pour la contrefaçon que pour le maintien de la marque. Une plus grande gamme d’actes vont contrefaire plutôt que supporter un enregistrement. En France, un acte isolé est suffisant pour être une contrefaçon, mais pas pour maintenir une marque. La contrefaçon ne requiert pas l’usage d’une marque "en tant que marque" mais le maintien l’exige. En Espagne, un usage réel ou potentiel peut être restreint. Aux États-Unis, il y a un plus large test pour la contrefaçon: les matériels de publicité et de promotion peuvent contrefaire mais ne sont pas suffisants pour établir l’acquisition. Aux États-Unis toutefois, un usage minimum soutient l’enregistrement. Ce qui ne peut pas être suffisant pour fonder une action en contrefaçon s’il n’y a pas de confusion, par exemple envoyer d’un état à l’autre les produits mais seulement à un seul consommateur.

4.

Est-ce que l’un des points suivants est considéré comme usage "en tant que marque":

4.1

L’usage sur Internet comme "meta-tag", comme "linking" (liens hypertextes), ou comme "framing"

Beaucoup de groupes rapportent qu’il n’y a toujours pas de loi dans leur pays sur l’usage d’Internet au regard des marques. Les États-Unis ont de loin la législation la plus développée dans ce domaine: l’utilisation de meta-tags est considérée comme étant l’usage "en tant que marque". Le Groupe américain note qu’il y a eu un certain nombre d’exemples dans lequel un concurrent a placé la marque de son concurrent sur le meta-tag de leur site web. Le but évident du concurrent est d’apparaître sur une liste de résultats en même temps que les autres sites et d’être remarqué, et si possible rediriger les consommateurs vers son site, plutôt que vers le site original. Une doctrine d’un usage loyal existe "autorisant l’usage dans un sens descriptif ou dans un sens autre qu’en tant que marque", mais son application varie en fonction des circonstances l’entourant. Il y a un nombre grandissant de cas aux États-Unis qui reconnaissent que l’usage d’une marque en connexion avec les meta-tags d’un site web constitue une contrefaçon de la marque selon la théorie de la responsabilité aussi connue sous le nom de "la confusion du premier intéressé". Selon cette doctrine, un tiers peut être considéré comme responsable de la contrefaçon d’une marque en utilisant la marque d’un concurrent dans le but de diriger le public vers le site de ce tiers, même si le public réalise immédiatement qu’il ne s’agit pas du bon site, et qu’il n’y a pas de risque de confusion. Les Groupes anglais et coréen notent que l’usage d’un meta-tag peut être une contrefaçon. Cela va dépendre de comment il est utilisé.

Le lien hypertexte peut parfois être considéré comme une contrefaçon, puisque le "linker" a le contrôle sur la présentation d’un site lié. La pratique du lien vers un autre site autre que la page d’accueil - aussi appelé "deep-linking" - contourne la page d’accueil de telle façon que le sponsor du site ou le créateur peuvent rester inconnu au visiteur. Cela soulève l’issu d’une concurrence déloyale, d’un passing off ou d’un passing off renversé. Il n’y a pas de ligne de conduite définie de la contrefaçon aux États-Unis.

Le Groupe britannique note que le lien hypertexte et le "framing" ne seraient seulement considérés comme l’usage d’une marque si l’utilisateur a considéré que la marque est une indication d’origine. Le Groupe néerlandais note que le lien hypertexte était acceptable et que la position des meta-tags était non-décidée. Le Groupe coréen note que le lien hypertexte peut être le résultat d’une contrefaçon du droit d’auteur.

Aux États-Unis, le "framing" peut résulter en une contrefaçon, une dilution ou une concurrence déloyale. Notamment, cette pratique prend le risque de créer la confusion en ce qui concerne la source, le sponsor ou l’affiliation. De plus, il y a un risque de "blurring and tarnishment" (rendre trouble ou ternir), les formes traditionnelles de la dilution. Le Groupe chilien note que l’usage de la marque sur Internet peut seulement être considéré comme usage en tant que marque dans un but administratif ou civil, quand elle conduit directement à la publicité d’un produit ou d’un service qu’elle couvre et en supposant qu’il existe ou qu’il soit introduit réellement et effectivement dans un futur immédiat dans le commerce national. Le Groupe allemand note une différence entre la doctrine et les Cours de Première Instance sur le sujet d’Internet. Selon les théoriciens l’usage des meta-tags et des liens hypertextes ne sont pas des contrefaçons, tandis que les Cours considèrent qu’il peut y avoir contrefaçon. Le Groupe Israélien note qu’il y avait probablement contrefaçon si l’usage était "commercial". Par contre, le Groupe espagnol pense qu’il n’y aurait pas de contrefaçon si l’usage était simplement informatif et non pas dans un but commercial. Le Groupe vénézuélien note que l’usage de la marque sur Internet peut être restreint par une nouvelle loi spéciale contres les crimes dans le domaine de l’information.

4.2

L’usage par des clubs de fans ou des supporters

Le problème est actuellement devant la Cour Européenne de Justice qui décidera de la position dans l’Union Européenne (Arsenal vs. Reed). Le Groupe américain note que certaines marques sont utilisées pour identifier expressément un produit ou un style de vie qu’ils en sont venus à représenter. Les marques sont devenues autant une part de la culture du dialogue que les célébrités elles-mêmes. Le Groupe américain dit "Tout comme un propriétaire de marques crée une association entre les marques et les valeurs culturelles, il est logique d’assumer, qu’une fois que les associations sont établies, elles seront ré-assumées par la société en tant que symbole de ces valeurs originalement visées par les propriétaires de marques. Cela charge la marque avec une signification expresse qui doit être respectée en tant que n’importe qu’elle autre forme de liberté d’expression". En conséquence, le public va avoir tendance à supposer qu’il y a un lien entre le propriétaire de la marque et tout produit portant cette marque. Dans ce sens, le marchandisage tel que sur les T-shirts, les autocollants ou les tasses est du domaine de compétence du propriétaire de la marque. Quand l’usage par les fans est en fait une tentative de profiter du goodwill déjà établie par le propriétaire de la marque, cela pourra entraîner une action en justice. Quand le profit n’est pas le but, le propriétaire de la marque peut trouver plus de succès quand l’usage du fan est destructif de la réputation que le propriétaire de la marque a élaboré. Les Cours doivent donc balancer entre les droits des propriétaires de marques et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs de marques. Les Cours devront regarder si l’utilisateur a obtenu un gain financier ou si le propriétaire de la marque a été diligent en vue de protéger sa marque.

Le Groupe argentin note que l’usage d’une marque seulement comme "nom" d’un fan-club - donc pas en relation avec les produits et services - ne sera pas considéré comme étant l’usage d’une marque.

Le Groupe japonais note que, comme l’usage n’était pas dans le commerce, il n’y avait pas de contrefaçon. Toutefois, comme la dilution peut en résulter, une certaine législation est nécessaire.

4.3

La parodie

La parodie utilise un signe qui rappelle à l’esprit une marque pour s’en moquer ou l’insulter. Un certain nombre de pays (Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Argentine, Finlande, Ukraine) sont d’avis que cela dépend de la forme et du contenu de la parodie. Le Groupe américain note que la parodie elle-même n’est pas une défense, mais un facteur qui peut être considéré dans l’analyse de la confusion. La parodie soulève les idées conflictuelles – la parodie est à la fois originale et différente. Si la parodie ne montre pas clairement qu’elle est différente de la marque, alors il est plus probable qu’il y a contrefaçon. Le Groupe français note que la parodie devrait être autorisée si elle est en dehors du commerce, non abusive, et vraiment humoristique. Le Groupe allemand dit que la parodie devrait être considérée comme une contrefaçon si elle a entraîné la confusion.

Le Groupe australien suggère que l’usage de la marque d’un autre devrait être accepté et ne devrait pas être considéré comme une contrefaçon de la marque, si les conditions suivantes sont rassemblées.

• L’usage d’une marque d’une compagnie n’a pas créé la confusion dans l’esprit du consommateur;

• Aucun consommateur raisonnable ne pourrait confondre la source de la parodie; et

• L’usage de la marque était non-commercial par nature.

4.4

La publicité comparative

Les pays de l’Union Européenne notent que la Directive Européenne sur les marques autorise la publicité comparative. Le Groupe américain note qu’il y avait une différence entre la publicité comparative, mais que la fausse publicité pouvait faire l’objet d’une action en justice. Certains pays suggèrent que ce sujet serait traité en tant que concurrence déloyale (Bulgarie et Ukraine). Le Venezuela interdit la publicité comparative.

5.

Si, d’après le régime national du Groupe, l’usage comme marque est confiné aux indications traditionnelles d’origine ou d’identification, des usages non-conventionnelles sont-ils néanmoins punissables de par la loi sur les marques ou d’autres lois (par exemple les lois sur la concurrence déloyale ou sur les pratiques du commerce).

Il n’y a pas d’image claire qui émerge des rapports des Groupes en ce qui concerne le niveau de protection offert par les différentes lois sur la concurrence déloyale ou sur la publicité ou autres lois. Les pays suivants ont des lois sur la concurrence déloyale : Argentine, Bulgarie, Allemagne, Hongrie, Paraguay, Portugal, Espagne, Ukraine et Venezuela. D’autres pays ont une loi de "passing off": Australie, Royaume-Uni, États-Unis et Israël. L’Australie a également une loi sur les pratiques du commerce. Le Groupe finlandais note que le concept d’usage "en tant que marque" a été largement interprété sur ce point. Un usage non-conventionnel peut tomber sous le coup de la loi sur les marques quand la marque contrefaite est enregistrée ou établie et que la marque est utilisée par un concurrent dans la vie des affaires. Le Groupe de Lettonie note que des usages non-conventionnels dans un but commercial sont lourdement restreints par la loi sur la concurrence déloyale. Il y a également des règles strictes en ce qui concerne la publicité comparative selon la loi sur la publicité.

6.

Si l’usage "en tant que marque" dans le sens traditionnel est requis pour établir la contrefaçon, est-ce que les marques "notoirement connues", "célèbres", "notoires" ou "jouissant d’une réputation" utilisées sur des produits et services différents sont protégées?

Les Groupes qui sont signataires de la Convention de Paris notent une protection existant sous l’Article 6bis. Cet article précise que:

1. Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

2. Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée.

3. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

De façon similaire, les provisions de l’Article 16 paragraphe 3 du TRIPS s’appliquent. Cet Article précise que "l’Article 6bis de la Convention de Paris s’appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée".

Les États-Unis note qu’il y a des protections importantes aux États-Unis sous le couvert de la loi fédérale sur la dilution de la marque. La dilution apparaît quand il y a "blurring" ou "tarnishment" (rendre trouble ou ternir) des qualités distinctives d’une marque

Les pays membres de l’Union Européenne notent l’Article 5 paragraphe 2 de la Directive Communautaire sur les marques. Ce paragraphe précise que tout Etat membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Cette provision n’est pas obligatoire, les États membres ont le choix de l’appliquer ou pas.

Le Groupe brésilien note que les marques réputées sont protégées dans toutes les classes et le Groupe bulgare note que certaines "marques" sont protégées pour des produits dissimilaires si elles sont enregistrées et quand l’usage tire indûment profit ou est préjudiciel. Au Chili, l’enregistrement est une condition à la protection. L’Irlande a récemment changé sa loi pour permettre une protection. Le Groupe espagnol note que des signes non-enregistrés "notoirement connus" jouissent d’une protection limitée, car ils peuvent demander l’invalidation d’un enregistrement postérieur qui pourrait être confondu avec la marque antérieure. Les marques réputées sont protégées en ce sens que des signes qui tirent indûment profit de la réputation d’une marque enregistrée antérieurement ne peuvent être enregistrés. Le Groupe suédois propose qu’il devrait y avoir une définition de "marque descriptive" et que dans une procédure en contrefaçon il y a besoin d’avoir une balance entre les mots communs qui font partie des marques mais qui doivent être laissé libres pour l’usage par d’autres. Le Groupe vénézuélien a proposé que l’OMC continue à harmoniser ces problèmes à travers TRIPS.

Le Groupe coréen suggère qu’il ne pourrait y avoir une loi internationale concernant l’Internet suivant laquelle les propriétaires d’un droit dans un pays ont des droits dans d’autres pays, sans une résolution correspondante de la question de l’épuisement international des droits.

Le Groupe japonais note que les points suivants devraient être soulevés pour harmoniser le droit des marques:

1. Déterminer si l’usage sur Internet est suffisant pour éviter une action en invalidation pour non-usage.

2. Quel usage sur Internet est un usage en contrefaçon?

3. Quel usage sur Internet établit une marque en tant que marque célèbre?

4. Est ce que l’usage d’Internet doit être évalué selon les lois nationales ou selon d’autres critères?

7.

Résumé

Pour l’instant il n’y a toujours pas d’image claire de l’impact d’Internet sur l’usage des marques. L’AIPPI devrait considérer les bénéfices de la Recommandation de l’OMPI si celle-ci correspond au niveau d’harmonisation désiré par l’AIPPI.

Traduit par Bénédicte LINDEN et révisé par Florent GEVERS